【摘要】申请人和被申请人签订了一份"技术转让合同"，双方约定：被申请人同意不作价提供其在香港注册的××商标的使用权，作为其加入申请人的合作条件。由于被申请人在香港针对经销申请人产品（使用××商标）的销售商提起侵权诉讼，申请人认为被申请人的行为侵害了申请人对××商标所拥有的使用权，并依照合同规定提请仲裁。仲裁庭认为：××商标是在香港注册的商标，按照香港的法律，注册商标权人以外的人，如欲获得某一注册商标的使用权，必须和商标权人签订商标许可使用合同，并在香港依法办理注册登记，取得注册使用人资格。由于申请人没有在香港办理这样的手续，申请人就没有取得在香港合法使用××商标的权利。因此，申请人以侵权为由而提出的仲裁请求不能成立。仲裁庭驳回了申请人的仲裁请求。

　　中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会（下称深圳分会）依据申请人与被申请人签订的技术转让合同中的仲裁条款以及申请人的仲裁申请，于1998年5月29日受理了双方当事人关于上述合同仲裁案。

　　本案仲裁程序适用1998年5月10日起施行的《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》（下称仲裁规则）。

　　由于申请人仲裁请求涉及的金额未超过人民币50万元，因此，本案在受理时适用简易程序。在深圳分会受理本案后，被申请人提出了反请求，反请求涉及的金额超过了人民币50万元，依据仲裁规则第七十二条的规定，本案不再适用简易程序。

　　1998年9月17日，申请人指定的仲裁员，被申请人指定的仲裁员和因双方未在规定的期限内指定而由中国国际经济贸易仲裁委员会主任指定的首席仲裁员组成仲裁庭审理本案。

　　原首席仲裁员、申请人原指定的仲裁员均因故未能参与本案审理。申请人重新指定了仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会主任重新指定担任本案首席仲裁员。

　　1998年11月6日和1998年12月8日，仲裁庭在深圳两次开庭审理本案，双方当事人均出席了庭审，仲裁庭听取了双方当事人的陈述和辩论，以及申请人方证人出庭作证和双方的质证，并就有关争议事实和双方当事人的意见进行了询问。

　　1999年3月26日，仲裁庭作出本裁决。

　　现将本案案情、仲裁庭的意见以及裁决分述如下。

一、案情

　　1992年9月18日，广东省对外经济发展××公司、南光（香港）公司和日豪实业有限公司签订了"中外合作××有限公司合同"，三方约定在中国××市××县共同举办合作经营企业××有限公司（即申请人）。

　　1995年9月12日，广东省对外经济发展××公司、永盛企业有限公司和被申请人签订了关于被申请人加入合作经营××有限公司的补充合同。 同日，申请人和被申请人签订了一份技术转让合同，双方约定：被申请人同意不作价提供其已在香港注册的轻质墙板××商标的使用权，以及制造该商标项下产品的有关技术，作为其加入申请人的合作条件。申请人向被申请人购买价值为CIF××港50万美元的进口设备，用于配套申请人已有的设备。被申请人应向申请人提供涉及生产合同产品的书面及非书面的技术资料和经验，包括产品的设计、产品图纸、制造工艺、材料配方、质量控制、试验、设备安装、调试、运行、维修等一切技术数据及参数等。被申请人应在申请人开出信用证后4个月内装运设备清单所列的补充设备，运抵××港。申请人应在合同生效之日起7个工作日内开出以被申请人为受益人的，有效期为4个月内的不可撤销的信用证，其金额为设备总值的60%，计30万美元。被申请人同意将余下的设备款20万美元作为技术风险担保金。补充设备与原有设备配套、安装、调试等，应在补充设备运抵厂区之日起三个月内完成。由申请人、被申请人共同组成产品考核小组，对试产的产品进行考核及送检，若考核的产品合格，由考核小组及申请人、被申请人共同签署产品合格证书予以确认。到此，申请人应在三个工作日内用电汇的方式将余下的20万美元的风险担保金汇往被申请人指定的银行帐号。若考核的产品不合格，应由被申请人负责进行整改。整改必须在一个月内完成。若整改后仍不合格，被申请人应赔偿申请人因此遭受的经济损失。整改完毕后，仍未达到整改目的，申请人有权没收技术风险担保金。被申请人有责任协助合同产品进入国际市场。申请人的出口产品使用被申请人提供的在香港地区注册的××商标，并在产品的包装上注明"中华人民共和国××有限公司制造"字样。合同经申请人、被申请人授权代表签名后，报中国政府的审批机关批准生效，适用中国的有关法律、法规。

　　双方在技术转让合同中还约定，因执行该合同所发生的或与该合同有关的一切争议，应通过双方友好协商解决。如协商仍未能解决，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按该会仲裁程序暂行规则进行仲裁。

　　1995年11月21日，××市对外经济贸易委员会明经贸引字（95）第79号文批复，批准了上述"补充合同"和"技术转让合同"。

　　在上述"技术转让合同"的履行过程中，双方当事人发生争议。申请人于1998年5月20日向深圳分会申请仲裁，并提出以下仲裁请求：

　　1．裁决被申请人即时停止商标侵权行为。

　　2．裁决被申请人消除因其不法侵害致使申请人所受的不良影响。

　　3．裁决被申请人赔偿损失人民币49.4万元。

　　4．本案仲裁费用由被申请人承担。

　　针对申请人的仲裁申请，被申请人提出了反请求：

　　1．确认解除"技术转让合同"。

　　2．裁决申请人赔偿20万美元的违约损失。

　　3．裁决申请人立即停止商标侵权行为。

　　4．裁决申请人消除因其不法侵害致使被申请人所受的不良影响。

　　5．本案仲裁费用由申请人承担。

　　本案双方当事人主要就下列问题存有争议：

　　1．关于××商标的使用问题

　　申请人称：

　　依据"关于被申请人加入合作经营××有限公司的补充合同"以及"技术转让合同"，被申请人以××商标的使用权作为合作条件，上述两份合同依法定程序经××市对外经济贸易委员会于1995年11月21日发布明经贸引字（95）第79号文审批通过。申请人也进行了工商变更登记手续，××市工商行政管理局于1995年11月24日核准。因此，被申请人在法律及事实上已成为申请人的股东，被申请人的法定代表人×××成为申请人的副董事长，上述可见，申请人享有××万用墙板注册商标的使用权。

　　但被申请人自1998年3月份以来，多次在香港《××日报》发表对申请人使用××万用墙板注册商标严重不利的"通告"等其他形式的文字消息，侵害了申请人对该商标的合法使用权，申请人于1998年3月10日致函被申请人，对被申请人的"通告"提出质疑及抗议，并要求解释及消除影响。被申请人对此不予理睬。被申请人甚至于1998年5月对申请人的香港客户××有限公司因销售申请人的产品而向香港高等法院提起商标侵权之诉，严重损害了申请人及××有限公司的利益及商业声誉。由此可见，被申请人公开在报刊上发表"通告"等形式排除了申请人对××万用墙板注册商标的合法使用权，造成广泛的不良影响，侵害了申请人对该商标的合法使用权的事实是明确的、具体的。

　　被申请人则辩称：

　　被申请人作为××注册商标的所有人，在法律上不可能成为其自己商标的侵权者。被申请人1998年在《××日报》上的声明不是侵权行为，而是维权行为。虽然被申请人和申请人签订了"技术转让合同"，但就商标问题而言，被申请人只是许可申请人使用商标，而不是将注册商标转让给申请人，××注册商标的所有权一直是属于被申请人，由于申请人在履行"技术转让合同"中有违约行为，被申请人已依法通知申请人解除合同，因此申请人自1997年12月31日起已不再享有××商标的使用权。

　　被申请人在中国生产的××商标墙板成功地通过了香港房屋委员会所要求的资格测试，并于1996年5月21日被列入1996年特许商家墙板名录。香港房屋委员会采取记分制的形式对特许专卖墙板厂商进行年审，只有达到规定要求的供应商才能继续保留其特许专卖厂商的资格。由于香港市场上已经出现未经被申请人检测和许可销售的××商标墙板，被申请人为了确保其××商标墙板的特许专卖资格，不得不在香港《××日报》上刊登通告，警告那些假冒××商标的供应商。××有限公司和×××有限公司从申请人订购的××商标墙板，并未经被申请人检测和许可销售，违反了香港房屋委员会的有关管理规定，以致被下令拆除。因此他们才不得不终止和减少对申请人产品的订购，也就是说，申请人?quot;损失"也完全是由于其本身不适当使用××商标所引致的。

　　2．关于"技术转让合同"的履行问题

　　被申请人称：

　　在申请人开出信用证后，被申请人依约分别于1996年1月19日、3月12日、3月18日分三批将补充设备运抵申请人工厂，并开始设备的配套、安装和调试工作。当申请人提出被申请人未能按"技术转让合同"的规定完工的意见后，被申请人方的×××先生曾于1996年7月15日到申请人厂内调查，发现主要原因是由于申请人负责的机械模具部分迟迟未能安装及完工，以及后来申请人又更改路轨等造成拖延而致。1996年7月31日及8月4日，被申请人将二份报价单传真给申请人，要求申请人订购有关生产原料，以便进行墙板测试，但申请人迟迟未有回复。1996年10月3日，申请人书面通知被申请人将拒付20万美元的技术风险担保金，并自行请人进行补充设备的配套、安装和调试工作，对此，被申请人于10月7日作出回复，指出设备安装未能依期完成，是由申请人的厂长×××的行为所导致的，主要表现为：在整体工程安装过程中，对工人施压，令其不要协助被申请人工作人员；对设备安装工程负责人施压并唆使他怠工，拖延工期；在作小样板测试时被申请人技术人员受到×××的恶劣对待；不但不派人接送被申请人外籍工程师，还致电责骂被申请人工程人员；不尊重申请人的意见，恶意将合作公司董事会会议内容泄露给已被被申请人停职的员工；将合作公司货物送交已被被申请人停职的人员，而没有通知被申请人。

　　由于×××的行为已严重违反了"技术转让合同"的有关规定，被申请人促请申请人更换厂长，并声明，如申请人自行请人进行补充设备的配套、安装和调试工作，由此而导致的任何损失，被申请人一概不负责任。申请人在1997年7月22日已经生产并供货给深圳客户，说明其对设备性能和产品质量等已无异议，有关设备的验收以及产品的考核最终未能进行，也是因为申请人不予配合，而被申请人单方面又无法实施。据此，被申请人于1997年12月15日正式致函申请人，要求其在1997年12月30日前付清20万美元余款，否则，将终止"技术转让合同"，取消申请人对××商标的使用权。申请人在合理期限内仍未履行其付款义务，根据中国《涉外经济合同法》第29条第二款的规定，被申请人有权通知申请人，解除合同。

　　申请人则称：

　　被申请人逾期一个多月尚未能履行完毕合同义务后，申请人于1996年7月26日以传真方式致函被申请人：声明逾期履行合同导致的损失由被申请人负担，并要求被申请人必须在1996年8月15日前完成设备的配套、安装、调试的全部工作，转入试产。否则，申请人将拒付20万美元的技术风险保证金。被申请人于次日复函推诿，申请人于同日即1996年7月27日，针对被申请人逾期完工的推诿理由以特快专递的方式致函被申请人，重复了上述材料的立场，并指出申请人应负责工程部分已完工，因受被申请人工程延误影响的部分也将在月底完成。申请人于1996年7月30日完成了路轨改造工程而被申请人于上述推延的期限内仍未能完成相关工作。迫于无奈，申请人后与被申请人协商口头同意将期限再延至1996年9月10日。被申请人仍不能在上述最后期限内完成相关工作。直到1996年10月3日，申请人已无法接受被申请人如此不负责任的一直拖延的态度，遂致函通知被申请人：基于被申请人的一再延期，依合同的约定，申请人拒付（没收）20万美元的技术风险担保金，并自行请人进行补充设备的配套、安装、调试工作，所需费用由被申请人承担。

　　被申请人在设备尚未安装好且试产仍遥遥无期的情况下，于1996年7月3日及8月4日传真两份报价单给申请人，要求申请人出资订购由其购买数量宠大、价格异常昂贵的各种化学制剂等以便工厂进行测试及生产等。申请人的其他股东以设备尚远未完成安装，测试产无期且报价单中所列数量太大、价格太贵并测试的费用依合同的约定应由被申请人负担为由，经与被申请人协商最终作罢。

　　被申请人拖欠、不付工程技术人员的工资及设备安装承包商的工程款，是导致被申请人违约的最直接的原因。

二、仲裁庭的意见

　　依据双方当事人提交的证据以及仲裁庭的庭审调查，仲裁庭认定以下事实并提出分析意见。

　　（一）双方当事人在"技术转让合同"第九章第1条规定，该合同应适用中国的有关法律、法规。因此，仲裁庭认为，解决本案争议应适用的法律为中国法律。同时，依据中国法律的有关规定，本案中所涉××商标权的争议应适用商标注册地法律即中华人民共和国香港特别行政区的法律。

　　（二）关于申请人的仲裁请求。

　　申请人称，按照"关于被申请人加入合作经营××有限公司的补充合同"和双方当事人之间的"技术转让合同"，被申请人已将××商标的使用权提供给申请人，申请人依法获得了××商标的使用权，而被申请人在香港《××日报》刊登通告等一系列行为，严重违反了上述合同的有关约定，对申请人构成了商标侵权。

　　仲裁庭查明，被申请人确于1998年3月14日前在香港《××日报》上刊登通告，称××万用墙板是其自产自销产品，除被申请人或其特约经销商外，一切其它使用××万用墙板商标或冒牌产品，被申请人会依法律途径追讨之。1998年5月12日，被申请人在《××日报》上再次刊登"提防假冒"××万用墙板的通告，称由1998年5月1日起，一切××万用墙板如非由其通告中所列三家直属公司销售，则会另附上一份产品证明书，以防假冒。

　　1998年5月5日，被申请人对经销由申请人生产的使用××商标墙板的经销商××有限公司在香港高等法院提起侵权之诉。

　　1997年12月15日，被申请人致函申请人称："由于贵司目前已能生产及销售产品，应该履行合约付回余款200,000.00美元正（整）。如果贵司未能在1997年12月30日前按合同付款，本公司会终止我们之技术转让合同并以后请勿用××商标，否则以作侵犯我司版权。"

　　本案的证据证明，被申请人已于1995年2月9日将××商标在香港知识产权署商标注册处登记，取得注册商标权。

　　依据香港《商标条例》的有关规定，注册商标权人以外的人，如欲获得某一注册商标的使用权，须和商标权人签订商标许可使用合同，并在香港依法办理注册登记，取?quot;注册使用人"资格。但在本案中没有证据证明申请人已经依法获得了××注册商标使用权。因此，被申请人前述排斥申请人在香港使用××注册商标的行为，不能认为是侵犯了申请人的合法权利。申请人据此提出的裁令被申请人即时停止商标侵权行为，裁令申请人消除因其不法侵害致使申请人所受的不良影响；裁令被申请人赔偿损失人民币49.4万元的理由不能成立。

　　按照技术转让合同第一章第1条的规定，被申请人不作价提供其已在香港注册的轻质墙板××商标的使用权，以及制造该商标项下的产品的有关技术，作为其加入申请人经营的合作条件。第四章第3条规定，申请人的出口产品使用被申请人提供的在香港地区注册的××商标，并在产品的包装上注明"中华人民共和国××有限公司制造"的字样。与此相关，在"关于被申请人加入合作经营××有限公司的补充合同"中规定："丙方（被申请人）提供的合作条件为：不作价提供其轻质墙板××商标的使用权，以及制造该商标项下的产品的有关技术。"

　　申请人以为有了上述的合同规定，申请人就获得了××注册商标的合法使用权。显然，这是错误的认识。因为××是在香港注册的商标，按照香港的法律，其许可使用权的获得须遵循特定的法律程序。上述合同规定不能满足令申请人获取该注册商标使用权的法律条件，而只是设定了被申请人应实施特定的行为令申请人在香港获得××注册商标合法使用权，作为其成为申请人公司股东的条件。显然，被申请人没有履行上述合同义务。因此，申请人并没有获得××注册商标使用权。然而，就本案争议而言，申请人的各项仲裁请求基于其已获得××注册商标使用权的假定前提，申请人并未就被申请人的上述违约行为提出索赔。

　　（三）关于被申请人的反请求。

　　依据"技术转让合同"的规定，被申请人应在补充设备运抵厂区之日起三个月内完成补充设备与原有设备配套、安装、调试等，即应在1996年6月19日前完成上述工作。在"技术转让合同"签订后，被申请人依约于1996年1月19日、3月12日及3月18日分批将补充设备运抵申请人厂区。但被申请人未能在上述期限内完成补充设备与原有设备配套、安装和调试。申请人在1996年7月26日致函被申请人，限期在1996年8月15日前完成，并转入试生产。被申请人回函称，延误的主要原因是申请人负责的机械模具部分迟迟未能安装及完工以及接下来申请人要更改路轨。后双方协商限期在1996年9月10日前完成。但被申请人仍未能完成上述工作。

　　仲裁庭查明，被申请人不能完成设备的安装和调试，其基本原因是由于被申请人与其所雇工程技术人员之间发生拖欠薪酬纠纷，以及与其所签合同设备安装承包商发生拖欠工程款纠纷，导致工程停工。以上事实有工程技术人员Roger、陈××和承包商代表陈××的证言为证。被申请人对上述证人证言未能作出令人信服的反驳。

　　1996年10月3日，申请人通知被申请人拒付20万美元的技术风险担保金，并自行请人进行补充设备的配套、安装、调试工作，所需费用要求被申请人负担。被申请人于1996年10月7日复函称，安装设备未能依期完成的原因是申请人方的廖国初造成的。此后，申请人自行完成了补充设备的配套、安装、调试。

　　据上述事实，仲裁庭认为，被申请人在"技术转让合同"规定的期限内未完成补充设备的配套安装、调试，在延长了安装期限后，被申请人仍未能履行合同义务，因此，被申请人的行为已违反了"技术转让合同"的规定，构成违约。由于被申请人是违约方，因此，对于被申请人要求解除"技术转让合同"的反请求，仲裁庭不予支持。

　　依据"技术转让合同"第三章第2条和第3条的规定，应当由申请人和被申请人共同组成产品考核小组，对试产的产品进行考核及送检。若考核的产品合格，由考核小组及申请人、被申请人共同签署产品合格证书予以确认。到此，申请人应在三个工作日内将20万美元的风险担保金支付给被申请人。由于被申请人没有完成补充设备的安装调试工作，此后，双方也就未能组成产品考核小组，未能共同签署产品合格证书。因此，仲裁庭认为申请人拒付20万美元技术风险担保金是符合合同规定的。

　　据上述事实和理由，仲裁庭对被申请人的第1项、第2项反请求不予支持。

　　此外，据前述分析，申请人未取得在香港使用××注册商标使用权的原因是由于被申请人未履行其依"技术转让合同"应承担的义务，因此，被申请人的第3项、第4项反请求同样不能成立。

　　（四）仲裁庭考虑到被申请人

　　技术转让合同"的履行中有违约行为，因此，本案仲裁费由申请人和被申请人按4∶6的比例分担，反请求费用全部由被申请人承担。

三、裁决

　　1．驳回申请人的1、2、3项仲裁请求。

　　2．驳回被申请人的全部反请求。

　　3．本案仲裁费用申请人和被申请人按4∶6的比例分担。

　　本裁决为终局裁决。